Anúncios


sexta-feira, 16 de outubro de 2009

JURID - Cominatória c/c indenização. Violação de desenho industrial. [16/10/09] - Jurisprudência


Cominatória c/c indenização. Violação de desenho industrial. Configuração.


Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG.

Número do processo: 1.0145.04.158153-2/001(1)

Relator: TARCISIO MARTINS COSTA

Relator do Acórdão: TARCISIO MARTINS COSTA

Data do Julgamento: 01/09/2009

Data da Publicação: 13/10/2009

Inteiro Teor:

EMENTA: COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL - CONFIGURAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, I C/C ART. 109 DA LEI 9.279/96 - PERDAS E DANOS PRESUMIDOS - RECURSO PROVIDO.- A Lei Maior e a legislação específica (Lei 9279/96), asseguram proteção à propriedade do desenho industrial, sendo vedado que terceiro, sem o consentimento do titular, use, produza, coloque à venda, venda ou importe produto que possua desenho idêntico ou assemelhado a um outro já registrado, mormente porque tal prática pode induzir o consumidor a engano, fazendo-o supor que ambos provêm da mesma origem, ainda que se trate de produtos distintos. - Comprovado que os produtos comercializados pelas rés se tratam de produtos contrafeitos, é pertinente a determinação judicial no sentido de obstar a prática ilícita por parte das infratoras, que deverão se abster de estocar, expor à venda e vender tais produtos.- A existência de perdas e danos no caso de contrafação é presumida, cabendo sua apuração em liquidação de sentença por arbitramento.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.04.158153-2/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): GRENDENE S/A - APELADO(A)(S): YNOR CALÇADOS LTDA E OUTRO(A)(S) - RELATOR: EXMO. SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2009.

DES. TARCISIO MARTINS COSTA - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Produziu sustentação oral, pelo apelante, o Dr. Bruno Barbosa Madureiras.

O SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA:

VOTO

Sr. Presidente, ouvi atentamente o Dr. Bruno Barbosa Madureiras, a quem cumprimento pela excelência da sustentação proferida.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de f. 351-353, proferida pelo digno Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora que, nos autos da ação cominatória c/c indenização com pedido de antecipação de tutela manejada por Grendene S/A em face de Ynor Calçados LTDA e outros, julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora nos ônus sucumbenciais.

Interpostos embargos declaratórios (f. 355-357), foram eles rejeitados (f. 358).

Consubstanciado seu inconformismo nas razões recursais de f. 362-373, pretende a vencida a reforma do r. decisum, argumentado, em suma, que, por força do art. 333, II, do CPC, era ônus das requeridas comprovar que não comercializaram os calçados contrafeitos, pois se trata de fato extintivo do seu direito; que restou inequivocamente demonstrado, através das notas fiscais trazidas aos autos, a aquisição dos calçados no estabelecimento das requeridas; que, contrariamente do que entendeu o ilustre Sentenciante, há relação entre os calçados contrafeitos e os documentos fiscais de venda, assinalados e identificados, com a marca "CELEBRIDADE"; que somente poderia se aplicar a regra do probatio incumbit ei qui dicit, se houvesse negativa do fato pelas requeridas, o que inocorreu; que elas próprias confessaram a venda e comercialização dos calçados contrafeitos, tanto que juntaram as notas fiscais demonstrativas da aquisição das mercadorias junto à fabricante, terceira estranha à lide, e promoveram a denunciação desta; que é flagrante a identidade entre os calçados, especialmente quando confrontados visualmente.

Segue, argumentando que a r. sentença nega vigência ao direito de propriedade e de exploração exclusiva dos calçados por ela fabricados e registrados no INPI, o que lhe confere, ainda, "o direito de impedir terceiros de usarem indevida e desautorizadamente a configuração ornamental neles presentes, por força do art. 109 c/c art. 42, I, da Lei 9.279/96".

Aduz que as requeridas buscaram, mediante a venda de cópias dos produtos originais, auferir proveito indevido, valendo-se do prestígio e sucesso por ela alcançados no mercado, o que caracteriza concorrência desleal e aproveitamento parasitário, razão pela qual deve prevalecer o dever ressarcitório.

Nesse passo, sustenta que postulou a realização de perícia contábil, a fim de demonstrar os prejuízos sofridos com o ilícito e, em que pese tal prova tenha sido deferida, foi posteriormente afastada pelo d. Julgador, ao argumento de que o momento processual adequado para se apurar eventual dano material é o da liquidação de sentença, o que implicou em cerceio do seu direito de defesa, pois o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a produção de provas em ações de propriedade industrial é incabível em fase de liquidação de sentença, porquanto caracterizaria decisão condicional.

Por fim, assevera que a simples violação do registro do desenho industrial gera o dever ressarcitório, pois o prejuízo do titular é presumido, nos termos dos artigos 208 e 209, da Lei 9279/96.

Contrarrazões, em evidente infirmação, pugnando pelo prestígio da sentença (f. 378-383).

Presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade, conhece-se do recurso.

Extrai-se dos autos que Grendene S.A ajuizou a presente ação cominatória c/c indenizatória em face de Ynor Calçados LTDA, Comercial Baldez e Araújo LTDA e Injetsul Calçados LTDA, ao argumento de que as requeridas vinham comercializando produtos com idênticas características a suas sandálias "Ipanema Gisele Bündchen" e "Grendha Adriane Galisteu", com mesmo design e cores dos modelos famosos, violando marca de alto renome.

Pleiteou que elas se abstenham de comercializar os noticiados modelos de calçados, cominado-se multa, no caso de descumprimento do preceito, além de condenação por perdas e danos.

O digno Juiz singular julgou improcedentes os pedidos, à consideração de que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, haja vista que "não se pode afirmar com segurança quais as sandálias adquiridas pela autora e supostamente vendidas pelas rés, e elaborar uma comparação a fim de concluir pela 'pirataria'." (f. 351-353).

Suma venia, a meu aviso, a r. sentença atacada desmerece confirmação.

A Constituição da República assegura aos autores de inventos industriais a proteção às suas criações, bem como o privilégio temporário para sua utilização, consoante preceitua em seu artigo 5º, XXIX, litteris:

"a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País."

Da mesma forma, tal garantia está contemplada na Lei nº 9.279/96, que, após o registro no INPI, assegura o direito à propriedade do desenho industrial.

Não se pode, portanto, deixar de garantir o uso exclusivo do desenho industrial ao detentor do respectivo registro, como resulta dos artigos 109 e 42, I, do referido diploma legal, litteris:

"Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43".

"Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;" (grifo nosso)

No tema, os prestimosos ensinamentos de THOMAZ THEDIM LOBO:

"A proteção conferida pelo registro compreende:

a. a propriedade do desenho industrial adquirida pelo registro;

b. o desenho confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos o produto objeto do desenho;

c. ao titular do desenho é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos de produzir usar e colocar à venda, vender ou importar sem seu consentimento.

(...).

Ao titular do desenho industrial é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto". (Introdução à nova lei de propriedade industrial: lei nº. 9.279/96 - São Paulo: Atlas, 1997, p. 72).

No caso posto em lide, emerge que a apelante demonstrou, de forma inequívoca, a aquisição da propriedade dos desenhos industriais relativos aos calçados denominados "Ipanema Gisele Büdchen" e "Grendha Adriane Galisteu", regularmente registrados no INPI (f. 92-108), tornando-se, via de consequência, sua única proprietária e exclusiva usuária.

Por sua vez, emerge dos autos que existem elementos suficientes capazes de comprovar a comercialização, pelas requeridas, ora apeladas, dos calçados contrafeitos, idênticos àqueles acima mencionados. Vejamos.

Primeiramente, infere-se da peça de defesa (f. 230-242), que elas próprias confessam que comercializaram os produtos descritos na inicial, pois afirmam, categoricamente, que as condutas ilícitas narradas na peça de ingresso devem ser imputadas à empresa New Way Indústria e Comércio de Calçados LTDA, terceira estranha à lide, que fabricou e lhes forneceu as referidas sandálias. Requereram, assim, a denunciação da lide à referida empresa, trazendo, ainda, notas fiscais relativas às aquisições (f. 243-245).

Soma-se a isso, o fato de as notas fiscais apresentadas pela apelante, com a exordial (f. 191-192), estamparem a descrição das sandálias adquiridas nos estabelecimentos das requeridas, que coincide com aquela relativa aos calçados depositados em juízo (f. 215).

A sua vez, de uma simples análise do material depositado em juízo, cuja reprodução fotográfica instrui a peça de ingresso (f. 06 e 08), infere-se, sem maior esforço, a identidade de forma e desenho com aqueles fabricados pela apelante.

A meu aviso, dúvidas não há que as apeladas comercializaram calçados idênticos aos fabricados pela apelante, sendo certo que a legislação regente, conforme asseverado anteriormente, visa impedir a comercialização de produto contrafeito, podendo tal prática induzir o consumidor a engano, fazendo-o supor que ambos provêm da mesma origem, ainda que se trate de produtos distintos.

Registra-se que as próprias apeladas afirmam, em sua contestação, que também comercializam os calçados da apelante que, por ser de melhor qualidade, têm preço mais elevado (f. 236), colacionando notas fiscais retratando tais compras (f. 246-254).

Ora, se as apeladas comercializavam os calçados originais, fabricados pela apelante, tinham plena ciência de que aqueles fornecidos pela empresa New Way Indústria e Comércio de Calçados LTDA eram fruto de contrafação, considerando que a semelhança entre as sandálias é claramente perceptível, como já dito, o que ainda mais agrava a sua conduta, pois concorreram ativamente para a violação do direito de exclusividade de uso do desenho industrial da apelante.

Com isso, à luz da legislação regente, dúvidas não pairam de que a conduta das apeladas, consubstanciada na comercialização de calçados idênticos àqueles de propriedade da apelante, deve ser coibida.

É o que já decidiu este Egrégio Tribunal:

"DIREITO EMPRESARIAL - VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL - CONTRAFAÇÃO - SEMELHANÇA QUE SE CONSTATA ICTO OCULI - PERÍCIA TÉCNICA - DESNECESSIDADE - REFORMA DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - PREJUÍZO PRESUMIDO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO SENTENÇA- RECURSO PROVIDO. - A Constituição da República assegura aos autores de inventos industriais a proteção às suas criações, bem como o privilégio temporário para sua utilização, consoante prescreve o artigo 5º, XXIX, da CF. - Não é necessária a realização de perícia técnica para comprovar a ocorrência de contrafação, se é possível constatar icto oculi a grande semelhança entre os produtos capaz, inclusive, de confundir o consumidor. - A existência de perdas e danos no caso de contrafação é presumida, cabendo sua apuração em liquidação de sentença por arbitramento". (Apelação cível n° 1.0452.05.021144-3/001 - Relator: Des. Nicolau Masselli, 13ª Câmara Cível do TJMG, DJ: 16 de abril de 2009).

"COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRODUTOS CONTRAFEITOS. PRÁTICA ILÍCITA QUE DEVE SER OBSTADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. UTILIZAÇÃO DE DENOMINAÇÃO, COR E DESIGN SEMELHANTES AOS PRODUTOS DE OUTRA EMPRESA DE MODO A CONFUNDIR O CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM BASE NO ART. 210, DA LEI 9.279/96. LAUDO PERICIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1- Comprovado que os produtos comercializados pela ré se tratam de produtos contrafeitos, é pertinente a determinação judicial no sentido de obstar a prática ilícita por parte da infratora, que deverá se abster de estocar, expor à venda e vender tais produtos. 2- O ato contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial constitui ato de concorrência desleal, sendo que a simples utilização de denominação, cor e design semelhantes à de outrem, de modo a confundir o consumidor, levando-o a pensar que ambos provêm do mesmo fabricante, de marca conhecida, é suficiente para gerar prejuízos à proprietária da marca. (...)". (Apelação cível n° 1.0452.01.001475-4/001 - Relator: Des. Pedro Bernardes, 9ª Câmara Cível do TJMG, DJ: 22 de abril de 2008).

In specie, como já dito, inexistindo dúvida de que as apeladas comercializaram os calçados contrafeitos, a recorrente merece a proteção jurídica reclamada, devendo aquelas se abster dessa prática, porquanto os referidos desenhos industriais se encontram regularmente registrados em nome da apelante.

No que tange às perdas e danos, a despeito de já ter me posicionado em sentido diverso, quando do julgamento da Apelação cível nº 1.0338.05.039636-9, analisando melhor a questão, entendo que tal prejuízo é presumido.

Sobre o tema, Luiz Guilherme de A. V. Loureiro discorre:

"Cumpre ressaltar que um ato tipificado como delito de concorrência desleal também constitui um ilícito civil a ensejar reparação de danos e outras medidas legais. No entanto, mesmo não constituindo um ilícito penal, uma conduta pode ser considerada com ato de concorrência desleal, no âmbito civil, se for contrária ao princípio geral da liberdade de concorrência e do princípio da boa-fé relativos aos atos comerciais. (...) Já no que tange ao ilícito civil de concorrência desleal, o concorrente tanto pode agir com a consciência de que está praticando um ato contrário à concorrência correta, como pode agir de forma imprudente, sem a adoção correta, como pode agir de forma imprudente, sem a adoção dos cuidados esperados de um comerciante normal". (A Lei de Propriedade Industrial Comentada, São Paulo: Ed. Jurídica Senador, 1999. p. 337).

Mais adiante, elucida o conceituado autor:

"Com efeito, na esfera do direito civil, configuraria a concorrência desleal qualquer ato contrário ao princípio da boa-fé que deve reinar nas relações negociais, ou seja, caracteriza o ilícito civil a concorrência exercida de forma desleal, contrária à prática comum dos bons comerciantes, sendo, neste caso, meramente exemplificativo o rol do art. 195.

Tal conclusão é reforçada pelo advento do caput do art. 209, segundo o qual fica ressalvado ao prejudicado, o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio". (ob. cit., f. 338)

É inegável que as apeladas, ao comercializarem produtos contrafeitos, contribuíram para que o contrafator auferisse lucros sobre a clientela alheia, desfalcando, assim, o montante das vendas que poderiam ter sido realizadas pela apelante, proprietária do desenho industrial.

Assim, penso que, em casos como o dos autos, não há se exigir a comprovação dos prejuízos, por serem ínsitos à própria infração. A simples comercialização de produto com denominação, cor e design semelhantes ao de propriedade de outrem, de modo a confundir o consumidor, levando-o a pensar que ambos provêem do mesmo fabricante, de marca conhecida, se mostra suficiente para gerar prejuízos à proprietária do desenho industrial, mormente quando tendo comerciante plena ciência de que os produtos eram contrafeitos, o que se presume na espécie, pois as próprias apeladas afirmam que comercializam, também, os produtos originais.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

"As perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca, decorrem do próprio ato ilícito praticado pela ré." (Resp 101.118/PR, 4ª Turma/STJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 02.03.2000).

"AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REPRODUÇÃO INDEVIDA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Restando comprovada a reprodução indevida de marca e a comercialização de produtos falsificados, procede o dever de indenizar". (Apelação cível n° 1.0024.02.733202-2/001 - 12ª Câmara Cível do TJMG - Relator: Des. Saldanha da Fonseca, DJ: 18/08/2007).

"INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE - PRODUTO COM MARCA FALSIFICADA - PROVA PERICIAL - NEGLIGÊNCIA - PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS - DEVER DE INDENIZAR.

- Havendo prova idônea de que a ré colocou à venda mercadoria contrafeita e não diligenciou, adequadamente, em averiguar a origem e qualidade do produto, deverá indenizar a proprietária da marca pelos gastos que teve para apurar a contrafação". (Apelação Cível nº 366.918-5 - 2ª Câmara Cível do TAMG - Relator: Juiz Alberto Vilas Boas, DJ: 15/11/2002)

"INDENIZAÇÃO POR PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS - DANO EMERGENTE CONFIGURADO - PEDIDO PROCEDENTE. Nos casos de contrafação não há que se exigir a comprovação dos prejuízos, visto estarem eles, ínsitos na própria infração. A simples utilização de denominação cor e design semelhantes à de outrem de modo a confundir o consumidor levando-o a pensar que ambos provêm do mesmo fabricante de marca conhecida, é suficiente para gerar prejuízos à proprietária da marca". (Apelação Cível nº 300.905-6, 7ª Câmara Civil do TAMG, Relator: Juiz Antônio Carlos Cruvinel - DJ: 25 de maio de 2000).

A redação dos artigos 209 e 210, da Lei 9.279/96, não deixa dúvidas:

"Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem."

Portanto, sendo presumido o prejuízo, o recurso merece provimento, também, no que pertine à pugnada condenação de indenização por perdas e danos, a ser apurada em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Nesse ponto, sublinha-se que a própria apelante, na audiência de conciliação, se manifestou no sentido de que concordava que o momento processual oportuno para a realização da perícia contábil, ao viso de se aferir os danos suportados, seria o da liquidação de sentença, tanto que declarou não ter intenção de produzir provas (f. 339), razão pela qual não pode, nesta instância recursal, sustentar que a ausência de realização da prova pericial lhe trouxe prejuízo.

Ademais, contrariamente do que afirma a apelante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos símiles, tem se orientado no sentido de que é possível a apuração do quantum indenizatório em sede de liquidação de sentença, como bem espelha o aresto abaixo colacionado:

"Propriedade industrial. Reconhecimento da contrafação. Indenização por perdas e danos. Precedentes da Corte. 1. Já assentou a Corte, nas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado, que o reconhecimento da contrafação dá ensejo à indenização por perdas e danoss, apurada em liquidação se sentença. 2. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 646911 / SP

Recurso Especial 2004/0027154-0 - Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes - STJ - 3ª Turma - DJ 22/08/2005 p. 266)

Com estas razões de decidir, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTE o pedido, determinando que as requeridas se abstenham de comercializar os calçados descritos na peça de ingresso, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias, condenando-as, ainda, ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento. Diante da procedência dos pedidos, responderão as requeridas pelas custas processuais e recursais, além dos honorários do patrono da requerente, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

O SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA:

VOTO

Eu, também, ouvi com atenção o jovem advogado que, com brilhantismo, defendeu os interesses da apelante.

É muito bom para nós julgadores vermos, de vez em quando, algumas referências, por exemplo, ao homem médio brasileiro. Sim, a visão do jurista, a visão do técnico, se ela não estiver com os olhos no consumidor, no adquirente, ele pode ter, realmente, uma conotação diferente do tecnicismo e da ciência. Parabéns.

Eu estou acompanhando o Relator.

O SR. DES. GENEROSO FILHO:

VOTO

Também acompanho o Relator.

SÚMULA: DERAM PROVIMENTO.




JURID - Cominatória c/c indenização. Violação de desenho industrial. [16/10/09] - Jurisprudência

 



 

 

 

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário