Recurso especial. Registro de marca de idioma estrangeiro. Nome suficientemente distintivo. Recurso especial provido.
Superior Tribunal de Justiça - STJ.
RECURSO ESPECIAL Nº 605.738 - RJ (2003/0205807-9)
RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE: MARK PEERLESS S/A
ADVOGADO: JOSÉ BARONE DE FELISBERTO NETO E OUTRO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR: MARCIA VAS CONCELLOS BOAVENTURA E OUTRO(S)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA DE IDIOMA ESTRANGEIRO. NOME SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa a emprestar a esta singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Isso porque a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público.
2. Porém, o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele este expressão genérica ("marca inigualável"), não há óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Aldir Passarinho Junior e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 15 de outubro de 2009 (data do julgamento).
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):
1. Mark Peerless S/A ajuizou em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, alegando que, com vistas à proteção legal da marca, requereu, em 30.04.81, junto à ré, seu registro na classe correspondente. Todavia, seu pedido foi indeferido com fundamento no art. 65, inciso "6" ("denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade"), pois a tradução para o português de "Mark Peerless" é "Marca Inigualável". Pretendeu a autora ver declarada a registrabilidade da marca e a restauração dos processos administrativos para que, após as formalidades legais, sejam expedidos os competentes certificados de registros em nome da autora.
O Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para declarar a registrabilidade da marca junto ao INPI.
A apelação interposta pelo Instituto foi improvida por maioria, nos termos da seguinte ementa:
ADMINISTRATIVO. INPI. REGISTRO DE MARCA. NOME FANTASIA.
- A expressão Mark Peerless nada significa, transformando-se, por efeito, em simples nome fantasia, inexistindo vedação que torne a referida marca irregistrável.
- Entretanto, para a concessão da marca existe todo um procedimento a ser observado e que não foi atendido pela Autora, donde ser impossível atender ao segundo e terceiro pedidos da Autora.
- Apelação improvida. (fl. 93)
Em sede de embargos infringentes, todavia, a sentença foi reformada, para que o pedido de declaração de registrabilidade da marca também fosse rejeitado.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INPI. REGISTRO DE MARCA.
- Permitir o registro da marca "Mark Peerless" junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, ainda que fosse nome fantasia, seria como equiparar aquele registro a um catálogo telefônico, onde, em face da Globalização, qualquer expressão em língua estrangeira poderia também ser registrada.
- Embargos providos, por maioria. (fl. 130)
Sobreveio, assim, recurso especial fulcrado na alínea "a" do permissivo constitucional, no qual se alega ofensa aos arts. 64 e 65, "6", da Lei nº 5.572/71, atual art. 122 da Lei nº 9.279/96.
Aduz que o reconhecimento da registrabilidade da marca Mark Peerless exige o tratamento desta em sua forma original, na língua inglesa, e não em sua tradução ("Marca Inigualável"). Ademais, o extinto Tribunal Federal de Recursos, em acórdão transitado em julgado, teria reconhecido a registrabilidade, em nome da autora, da marca Mark, circunstância que, alegadamente, endossa a pretensão inicial de registro da marca Mark Peerless.
Contra-arrazoado (fls. 145/148), o especial foi admitido (fl. 150).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):
2. Colhe-se dos autos que Mark Peerless S/A requereu junto ao INPI o registro da marca Mark Peerless, sendo indeferido administrativamente tal registro pelo fato de que a expressão Mark Peerless, traduzida, significa "marca inigualável", constituindo, embora em outra língua, menção genérica, pertencente ao patrimônio comum.
O acórdão regional, em sede de embargos infringentes, manteve o indeferimento do registro pelos fundamentos que ora transcrevo:
Entendo não se tratar de questão nova o problema da registrabilidade, ainda que com nome fantasia, sem a exclusividade da marca. Se a hipótese dos autos tornar-se habitual, ainda mais com essa sedução, em face da Globalização, estaríamos equiparando o registro junto ao INPI a um catálogo telefônico, onde qualquer expressão em língua estrangeira poderia ser registrada. Seria um absurdo total.
O fato de a firma já ter o mesmo nome deste que se pretende registrar como marca é indiferente. É uma questão meramente comercial, podendo dar o nome que quiser à firma, mas não em se tratando de marca junto ao INPI. (fls. 128/129)
3. Nesse passo, merece acolhida o recurso especial.
A Lei nº 5.772/71, no seu art. 65, item "6", preceitua que:
Não é registrável como marca:
(...)
denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, pêso, valor e qualidade.
Ressalto, por primeiro, que "gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, pêso, valor e qualidade" a que alude a Lei, dizem respeito ao produto em si. Ou seja, é irregistrável a marca que meramente revele o "gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, pêso, valor e qualidade" do produto. Por esse motivo, a doutrina especializada noticia - e corrobora - a registrabilidade, por exemplo, da marca "Animal", para artigos de vestuário, ou "Peixe" para bebidas, porquanto, muito embora se tratar de expressões genéricas, não dizem respeito diretamente ao produto.
Tanto é assim que a própria Lei nº 9.279/96, no art. 124, inciso VI, foi explícita nesse sentido:
Não são registráveis como marca:
(...)
sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
José Carlos Tinoco Soares, citando Breuer Moreno, comentarista da lei argentina de propriedade industrial, assinala que "para que uma palavra possa ser considerada como adjetivo não registrável, é necessário que qualifique de forma 'precisa e usual' o produto que se pretende distinguir" (Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003, p. 272).
Com efeito, no particular, não se vislumbra óbice ao registro da marca Mark Peerless, tendo em vista não fazer, nem mesmo reflexamente, qualquer alusão a nenhum produto especificamente.
Nem mesmo o caráter genérico do nome invocado pelo Tribunal a quo deve constituir óbice ao registro da marca.
A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa emprestar à marca singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Deveras, a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público.
Esta é a lição de abalizada doutrina:
Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (res aliena). Ou então quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (res comunis omnium). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.
(...)
A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a res comunis omnium (ou, no caso, o sermus communis, que é o mesmo no campo das palavras). (BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, p. 814)
Nesse diapasão, quero crer que o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele este expressão genérica ("marca inigualável"), não há óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro.
Por exemplo, há notícias na doutrina de tentativas de registro de nomes de origem estrangeira, mas cuja literalidade remeteria a expressões ultrajantes no idioma português. Confiram-se em: SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit., p. 948 e 949.
Ressalto que, em tese, a solução seria diversa caso se pretendesse o registro de marca grafada em língua estrangeira, mas cujo uso é ordinário no país, como, por exemplo, "HOT-DOG", "SPA", "COOPER", "FLAT", dentre tantas outras.
4. Ademais, ainda que se por isso não fosse, o fato de a marca ser de uso comum, não impede, só por isso, o registro no INPI, sendo apenas afastada a exclusividade.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
COMERCIAL. MARCA. VOCÁBULO DE USO COMUM. Não obstante o registro como marca, a expressão "off price" pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 237.954/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 15/03/2004 p. 264)
_________________________
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA REGISTRADA "BANKNOTE" - DENOMINAÇÃO GENÉRICA DE PRODUTO. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO REGISTRO.
I - A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria.
II - Recurso especial da ré conhecido e provido.
(REsp 128.136/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2000, DJ 09/10/2000 p. 141)
_________________________
5. Diante do exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para, restabelecendo a sentença, declarar a registrabilidade da marca Mark Peerless.
Ônus sucumbenciais conforme fixados na sentença.
É como voto.
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
Número Registro: 2003/0205807-9 REsp 605738 / RJ
Números Origem: 87647 9002121466
PAUTA: 15/10/2009 JULGADO: 15/10/2009
Relator
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE: MARK PEERLESS S/A
ADVOGADO: JOSÉ BARONE DE FELISBERTO NETO E OUTRO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR: MARCIA VAS CONCELLOS BOAVENTURA E OUTRO(S)
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Aldir Passarinho Junior e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Fernando Gonçalves.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 15 de outubro de 2009
TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária
Documento: 921283
Inteiro Teor do Acórdão - DJ: 26/10/2009
JURID - Recurso especial. Registro de marca de idioma estrangeiro. [03/11/09] - Jurisprudência
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