Registro de marcas. Não ocorrência de caducidade. Registro concedido com violação ao artigo 124, V E XXIII.
Tribunal Regional Federal - TRF4ªR.
D.E. Publicado em 16/03/2010
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.71.00.041413-8/RS
RELATORA: Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
APELANTE: INVESTIPAR INCORPORACOES E INVESTIMENTOS LTDA/ e outro
ADVOGADO: Frank Giuliani Kras Borges e outros
Carlos Duarte Junior
Mark Giuliani Kras Borges
APELADO: OPTICA CONFIANCA LTDA/ e outro
ADVOGADO: Marco Antonio Miranda Guimaraes
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO: Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região
EMENTA
REGISTRO DE MARCAS. NÃO OCORRÊNCIA DE CADUCIDADE. REGISTRO CONCEDIDO COM VIOLAÇÃO AO artigo 124, V E XXIII, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SEMELHANÇA ENTRE MARCAS SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO JUNTO AO PÚBLICO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE QUE A MARCA DAS AUTORAS SERVIU DE INSPIRAÇÃO AO AUTOR DO PEDIDO DE REGISTRO IMPUGNADO.
1. A caducidade das marcas sobre as quais se controverte nos autos não se verificou. Ainda que se entenda diferente, a interrupção do uso de marca não tem um caráter inexorável, uma vez que o parágrafo 1º do artigo 143 da Lei nº 9.279/96 permite a justificação do desuso. Ademais, caberia aos apelantes deduzir tal pretensão perante a autoridade administrativa competente.
2. O artigo 124-V da Lei 9.279/96 estabelece que não é registrável como marca "reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Existe com certeza confusão entre a marca registrada em favor do réu ("Masson") e o título de estabelecimento e nome da empresa da autora ("Casa Masson").
3. A arrematação pela autora do nome comercial "Casa Masson" se deu de forma regular e legítima, conforme foi comunicado ao INPI em 15/09/99, prevalecendo e impedindo o registro da marca que fosse suscetível de causar confusão ou associação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 10 de março de 2010.
Desª. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
Relatora
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.71.00.041413-8/RS
RELATORA: Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
APELANTE: INVESTIPAR INCORPORACOES E INVESTIMENTOS LTDA/ e outro
ADVOGADO: Frank Giuliani Kras Borges e outros
Carlos Duarte Junior
Mark Giuliani Kras Borges
APELADO: OPTICA CONFIANCA LTDA/ e outro
ADVOGADO: Marco Antonio Miranda Guimaraes
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO: Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região
RELATÓRIO
Trata-se de apelo dos réus contra sentença que julgou procedente a ação.
A presente ação ordinária foi ajuizada pela Óptica Confiança Ltda e outro contra Investipar Incorporações e Investimentos Ltda e outro, por meio da qual é pleiteada a nulidade de registro da marca 'Masson' junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Os apelantes alegam que a marca 'M Masson 1871' estaria registrada apenas nas classes produto 09 e 14 - e não na classe serviço. Afirmam que o ato administrativo de registro da marca não teria violado o disposto no artigo 124, V e XII, da Lei nº 9.279/96, o que garantiria às apelantes a primazia em sua utilização. Invocando o artigo 142 da referida lei, apontaram para a caducidade das marcas já registradas.
Com contra-razões.
O MPF opinou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
VOTO
Na presente ação ordinária se discute sobre nulidade de registro da marca "Masson" junto ao INPI.
A autoras pretendem a declaração de nulidade do registro nº 821002252 da marca "MASSON", classe NCL (7) 35, concedido pelo INPI em nome do réu em 29/05/01. O fundamento do pedido está no artigo 165 da Lei 9.279/96, sendo nulo o registro dessa marca porque: (a) aquele registro foi deferido com violação expressa ao artigo 124-V da Lei 9.279/96 por se tratar de "reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa" da autora Casa Masson - Comércio Importação e Exportação Ltda; (b) aquele registro foi deferido com violação expressa ao artigo 124-XXIII da Lei 9.279/96 por se tratar de "sinal que ... reproduz ... em parte marca ..., suscetível de causar confusão ou associação com" a marca "M MASSON 1871", de titularidade da autora Óptica Confiança Ltda, nos termos do artigo 129 da Lei 9.279/96; (c) a marca "M MASSON 1871" deve ser considerada "de alto renome", sendo-lhe assegurada "proteção especial, em todos os ramos de atividade", nos termos do artigo 125 da Lei 9.279/96; (d) a marca "M MASSON 1871" deve ser considerada "notoriamente conhecida em seu ramo de atividade", gozando de "proteção especial", devendo o INPI "indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida", nos termos do artigo 126 da Lei 9.279/96. Dizem as autoras que as denominações "Masson" e "Casa Masson" eram originariamente utilizadas pela Casa Masson S/A Comércio e Indústria, que mantinha sede no centro de Porto Alegre desde 1871. Dizem que o estabelecimento era conhecido em todo o Estado, tendo crescido e aberto filiais, consolidando seu mercado a partir da década de 1930. Entretanto, em 1990 entrou em declínio, o que resultou na sua falência. A marca e o nome comercial "Casa Masson" foram penhorados, sendo arrematados pela autora Óptica Confiança Ltda, que então adquiriu plenos direitos de uso, gozo e disposição sobre a marca registrada "M Masson 1871" (registros 816539421 e 816539430) e sobre o nome comercial "Casa Masson". Mesmo conhecendo essas circunstâncias e a existência dos registros no INPI, a Óptica Foernges Ltda pediu o registro da marca "Masson" perante o INPI. Em 30/03/00, os sócios da Óptica Confiança Ltda registraram uma sociedade na Junta Comercial denominada Casa Masson - Comércio Importação e Exportação Ltda, que passou a utilizar a marca "M Masson 1871" e o nome empresarial "Casa Masson", assim identificando seu estabelecimento comercial localizado no Shopping Moinhos de Vento em Porto Alegre. O Juízo do processo em que se deu a arrematação garantiu à autora a exclusividade da marca para todas as classes e indeferiu pedido da Óptica Foernges. A Óptica Foernges cedeu seu pedido de registro 821002252 (no INPI, quanto à marca Masson) para a ré Investipar. Em 29/05/01, o INPI registrou a marca "Masson" em nome do réu Investipar Ltda sob nº 821002252. Dizem as autoras que esse registro é nulo e que isso deve ser reconhecido nessa ação. Dizem que o registro foi concedido com violação expressa de lei; que a Casa Masson é diferenciador de título de estabelecimento e nome de empresa; que todos os elementos externos, identificadores da empresa, devem ser levados em consideração; que a proteção do nome empresarial não está restrita ao seu ramo de atividade; que os Tribunais vêm assegurando a proteção do nome empresarial; que o nome empresarial e o seu efetivo uso têm razão de serem tutelados; que a marca Masson registrada em nome da ré reproduz parcialmente a marca M Masson 1871 com precedência de registro; que o direito brasileiro veda o registro de uma marca se já há marca semelhante registrada anteriormente em nome de outro titular; que quando o registro de marcas análogas é concedido pelo INPI é caso de imitação ou reprodução; que no presente caso ocorreu a reprodução parcial de marca registrada; que o ramo em que a marca "M Masson 1871" é utilizada é o mesmo em que a ré pretende utilizar a marca "Masson"; que a marca "M Masson 1871" é marca de alto renome; que o nome comercial Casa Masson tem mais de 130 anos e faz parte da história de Porto Alegre; que a marca "M Masson 1871" já foi utilizada para identificar 26 lojas em 5 estados brasileiros; e que a marca foi primeiro lugar como marca mais lembrada e marca preferida na pesquisa "Quem Decide" na categoria joalheria no ano de 2004. As autoras pedem a procedência da ação para que esse Juízo: "(a) declare a nulidade do registro nº 821002252 com base nos artigos 124, V e XXIII e/ou no artigo 125 ou artigo 126 da Lei 9.279; (b) subsidiariamente, caso V. Exa. assim não entender, declare a nulidade parcial do registro nº 821002252, quanto à sua utilização no 'comércio, importação, exportação e a representação comercial de óculos, artigos de relojoaria, jóias, artigos para presente e bijouterias, suas peças de expressão, componentes e partes', conforme consta na especificação de seu registro; c) seja determinada a publicação de anotação pelo INPI para ciência de terceiros, após transitada em julgado a decisão, consoante artigo 175, parágrafo 2º da Lei 9.276/96" (item III de fls. 24).
Deve ser mantida a sentença.
Inicialmente, esclareço que a caducidade das marcas sobre as quais se controverte nestes autos não se verificou. Ainda que se entenda diferente, a interrupção do uso de marca não tem um caráter inexorável, uma vez que o parágrafo 1º do artigo 143 da Lei nº 9.279/96 permite a justificação do desuso. Ademais, caberia aos apelantes deduzir tal pretensão perante a autoridade administrativa competente.
Cabe analisar a higidez do registro da marca 'Masson' levado a efeito pelos réus junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
O artigo 124-V da Lei 9.279/96 estabelece que não é registrável como marca "reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos".
Existe com certeza confusão entre a marca registrada em favor do réu ("Masson" - fls. 44) e o título de estabelecimento e nome da empresa da autora ("Casa Masson" - fls. 58). A palavra "Masson" é idêntica em ambas e certamente gera confusão para terceiros que comparassem a marca "Masson" do réu com o nome comercial "Casa Masson" da autora.
Há grande probabilidade de que o público em geral associe a marca "Masson" ao nome comercial "Casa Masson", como inclusive foi mencionado pelo INPI: "a identidade entre as denominações 'Masson', que compõem os signos em confronto, poderá induzir o público consumidor a erro/confusão quanto às suas origens, associação indevida ou, ainda, provocar desvio de clientela" (fls. 174).
Saliento que a arrematação pela autora do nome comercial "Casa Masson" se deu de forma regular e legítima, conforme foi comunicado ao INPI em 15/09/99 (fls. 58), prevalecendo e impedindo o registro da marca que fosse suscetível de causar confusão ou associação.
Ainda que se tratasse de marca de serviço (fls. 44), há semelhança entre as atividades desenvolvidas pela "Casa Masson" da autora (tradicional ótica e joalheria) e os serviços para os quais o réu registro a marca ("comércio, importação, exportação e a representação comercial de óculos, artigos de relojoaria, jóias, artigos para presente e bijouterias, suas peças de expressão, componentes e partes" - fls. 44).
Resta clara a violação do registro da marca pelo réu ao artigo 124-V da Lei 9.279/96 e sua conseqüente nulidade.
Transcrevo parte da sentença de fls. 874/898 que adoto como fundamento do voto:
"(...) a testemunha Ricardo De Conto, proprietário de tradicional estabelecimento em Porto Alegre e atuando no ramo óptico há trinta anos (linha 114 de fls. 336), confirma que "acredita que se existisse outra loja chamada Masson, de outro proprietário, geraria confusão e um conflito porque essa marca Masson é conhecida há bastante tempo" (linhas 124-126 de fls. 336), valendo seu depoimento pela experiência comercial que tem na área, comprovando a suscetibilidade de confusão ou associação entre a marca do réu e o nome comercial da autora.
(...) o mesmo se diga em relação à testemunha Ênio Luiz Stuermer, que trabalha no ramo de óptica há trinta e nove anos (linha 151 de fls. 337), afirmando que "pelo conhecimento que a testemunha tem na parte de ótica, se existissem duas lojas Masson de proprietários diferentes isso tranqüilamente geraria confusão" (linhas 160-161 de fls. 337).
(...) a testemunha Luciano Blessmann Silveira também confirmou que "a marca Masson está vinculada hoje a joalheria, ótica e relojoaria, na percepção da testemunha, tanto na área de serviços (venda) ou no caso, por exemplo, de relógios com a marca Masson" (linhas 205-207 de fls. 338), sendo que "o nome Masson faz com que o consumidor identifique o produto e o associe àquela empresa, com larga tradição na área" (linhas 208-209 de fls. 338), sendo essa testemunha um especialista em engenharia de avaliações e merecendo crédito seu testemunho.
(...) a manifestação do INPI é conclusiva no sentido de que é nulo o registro da marca "Masson", uma vez que deveria prevalecer o direito das autoras, tal como foi dito pelo INPI nos autos: "... a título de esclarecimento, à época do exame da registrabilidade do sinal requerido pela ré não era possível à DIRMA saber que a denominação 'Masson' constituía elemento característico e diferenciador do nome comercial da empresa arrematada pelas autoras, malgrado a existência dos seus registros no INPI, porque, primeiro, os mesmos não constavam da pesquisa de anterioridades que instruíram o processo da ré, porquanto foram solicitados para assinalar classes nacionais distintas, e, segundo, porque nenhuma impugnação contendo tal informação foi submetida a exame. Assim, examinando o mérito da demanda, à luz dos fatos trazidos através da presente medida judicial, é de se concluir, sem dúvida alguma, que milita em favor das autoras a prioridade à titularidade da denominação 'Masson', na medida em que, efetivamente, este sinal é designação característica do nome comercial da empresa arrematada pelas autoras, como, também, constitui elemento integrante de suas marcas registradas muitos anos antes da data do requerimento do registro da marca ora impugnada. Com efeito, sob o enfoque técnico-administrativo, o termo 'Masson' merece proteção exclusiva, posto que a ele não se pode atribuir falência de distintividade, não sendo, admissível, em conseqüência, face à lei e à justiça, que o mesmo seja reproduzido em outra marca, voltada para segmento mercadológico idêntico ou afim, cujo pretendente ao registro não esteja autorizado ou legitimado a obtê-lo. Desta forma, considerando o caráter distintivo do termo 'Masson'; considerando que a empresa arrematada pelas autoras foi a primeira a utilizar este sinal como parte característica de seu nome comercial; considerando que foi, também, a primeira a requerer proteção para marca contendo tal elemento; considerando que os produtos assinalados pelas marcas são idênticos; e considerando, enfim, o fato do segmento de mercado que atua, é imperioso concluir favoravelmente à pretensão das autoras, pois a identidade entre as denominações 'Masson', que compõem os signos em confronto, poderá induzir o público consumidor a erro/confusão quanto às suas origens, associação indevida ou, ainda, provocar desvio de clientela, infringindo, portanto, as proibições contidas no artigo 124, V e XIX, da LPI" (fls. 173-174, grifou-se)."
O artigo 124-XXIII da Lei 9.279/96 diz que não são registráveis como marca "sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia".
No caso, a marca "Masson" do réu constitui sinal que reproduz, ainda que em parte, marca que o réu evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade e cujo titular é domiciliado em território nacional. A marca de propriedade das autoras está comprovada às fls. 67-68 e o réu não poderia desconhecer sua existência anterior, seja porque a "Casa Masson" é estabelecimento comercial existente há várias décadas no Estado do Rio Grande do Sul e de conhecimento público; seja porque o Sr. Bruno Foernges, que era sócio da Óptica Foernges Ltda e fez o requerimento do registro da marca "Masson" (e que depois "vendeu" esse direito ao réu - fls. 140-141), atua no ramo de óptica no Estado há vários anos e ele próprio declarou que conhecia e se inspirou na "Casa Masson" para requerer o registro da marca (fls. 343-344).
A marca "Masson" registrada pelo réu pretende distinguir produtos e serviços semelhantes ou afins àqueles da autora Casa Masson, já que os serviços da marca "Masson" do réu são "comércio, importação, exportação e a representação comercial de óculos, artigos de relojoaria, jóias, artigos para presente e bijouterias, suas peças de expressão, componentes e partes" (fls. 44), enquanto os produtos e serviços da autora Casa Masson são "cronômetros, relógios e suas partes. Aparelhos de comunicação em geral e seus componentes. Aparelhos e instrumentos de reprodução, fotográficos, cinematográficos, óticos e de ensino" (fls. 67) e "metais preciosos e semi-preciosos. Pedras preciosas e suas imitações. Jóias e suas imitações" (fls. 68), envolvendo ambas as situações uma atividade comercial muito semelhante e afim, envolvendo jóias, ótica, relógios, etc.
Portanto, esse registro de marca "Masson" pelo réu é suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca titularizada pela autora Casa Masson, estando isso perfeitamente demonstrado pela prova testemunhal e documental.
É irrelevante que o INPI tenha mencionado infração ao artigo 124-XIX da Lei 9.279/96 ao invés de infração ao artigo 124-XXIII da Lei 9.279/96 (fls. 174).
Não há dúvida que a "Casa Masson" e sua marca "M Masson 1871" são notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade, devendo gozar da proteção especial dispensada pelo artigo 126 da Lei 9.279/96, inclusive no tocante ao disposto em seu parágrafo 2º, que estabelece que "o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida" (artigo 126-parágrafo 2º da Lei 9.279/96).
Ressalto que a manifestação do INPI de fls. 172-174 afasta qualquer dúvida sobre a nulidade do registro da marca pelo réu. O INPI é o órgão responsável pelos registros relativos à propriedade industrial, tendo vindo aos autos na condição de assistente das autoras e esclarecido sobre as questões litigiosas.
Considerando o que foi feito por cada uma das partes com o termo "Masson", não há dúvida que a lei, o direito e a justiça devem proteger e fazer prevalecer a iniciativa empresarial das autoras, ressuscitando a Casa Masson e dando realmente uma função social relevante à propriedade (artigos 5º-XXIII e 170-III da CF/88).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo.
É o voto.
Desª. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
Relatora
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.71.00.041413-8/RS
ORIGEM: RS 200471000414138
RELATOR: Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
PRESIDENTE: Marga Inge Barth Tessler
PROCURADOR: Dr(a) Paulo Gilberto Cogo Leivas
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Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 10/03/2010, na seqüência 304, disponibilizada no DE de 02/03/2010, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.
Certifico que o(a) 4ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO.
RELATOR ACÓRDÃO: Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
VOTANTE(S): Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
Juiz Federal MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA
Juiz Federal HERMES S DA CONCEIÇÃO JR
AUSENTE(S): Des. Federal VALDEMAR CAPELETTI
Simone Deonilde Dartora
Secretária
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