Recurso especial. Nome empresarial. Marca. Proteção. Marca notoriamente conhecida. Mesmo ramo de atividade.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
RECURSO ESPECIAL Nº 209.689 - SP (1999/0029940-0)
RELATOR: MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
RECORRENTE: MATTEL INC
ADVOGADO: LUIZ LEONARDOS E OUTRO(S)
RECORRIDO: MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMATICA S/A - MATEC
ADVOGADO: OCTÁVIO TINOCO SOARES E OUTRO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. NOME EMPRESARIAL. MARCA. PROTEÇÃO. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. MESMO RAMO DE ATIVIDADE. DISSÍDIO. CONFRONTO ANALÍTICO. NECESSIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. SÚMULA 07/STJ.
1. A proteção conferida pelo art. 6, bis da Convenção de Paris às marcas notoriamente conhecidas se limita ao mesmo ramo de atividade, mais especificamente, a produtos idênticos ou similares. Precedentes.
2. Malgrado a tese de dissídio jurisprudencial, há necessidade, diante das normas legais regentes da matéria (art. 541, parágrafo único, do CPC c/c art. 255 do RISTJ), de confronto, que não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Ausente a demonstração analítica do dissenso, incide a censura da súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. O conhecimento do apelo especial não prescinde do debate das matérias apontadas como violadas pelo Tribunal de origem.
4. Para se reverter a conclusão firmada pela Corte a quo no sentido de não haver possibilidade de confusão entre as marcas é necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta excepcional instância.
5. Não conheço do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso especial. Os Ministros Aldir Passarinho Junior, João Otávio de Noronha e Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) votaram com o Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 04 de fevereiro de 2010 (data de julgamento).
MINISTRO FERNANDO GONÇALVES, Relator
RECURSO ESPECIAL Nº 209.689 - SP (1999/0029940-0)
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES:
Por MATTEL INC. foi ajuizada ação ordinária de preceito cominatório, buscando impedir a continuidade do uso do nome "matel" por MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMÁTICA S/A, pretendendo, também, ser ressarcida dos danos materiais e morais decorrentes do uso indevido da marca pela ré.
A ação foi julgada improcedente (sentença às fls. 210/213), decisão mantida pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão que guarda a seguinte ementa:
"AÇÃO COMINATÓRIA - Marcas - uso indevido - Inocorrência - a proteção do art. 6º bis da Convenção da União de Paris, ou até o art. 126 da Lei 9.279/96 não ampara a proteção da autora, pois sua marca não possui notoriedade no Brasil, tampouco seus produtos possuem similitudes com o da ré - Recurso desprovido.
AÇÃO COMINATÓRIA - Nome comercial - uso indevido - Inocorrência - Conflito entre marca e nome comercial - Titular de marca só pode impedir o uso de nome comercial que inclusa sua marca se, um e outro, operam no mesmo ramo, de modo a estabelecer confusão entre produtos, mercadorias ou estabelecimentos - Recurso desprovido." (fls. 284)
Inconformada, MATTEL INC. interpõe o presente recurso especial, com base nas letras "a" e "c" do permissivo constitucional, assinalando maltrato aos arts. 6 Bis e 8º da Convenção de Paris; aos arts. 124 e 126 da Lei 9.279/96; aos arts. 35 e 38 da Lei 8.934/94, bem como dissídio jurisprudencial em relação a acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desta Corte, do Supremo Tribunal Federal e do antigo Tribunal Federal de Recursos.
Afirma a recorrente, de início, que sendo o Brasil signatário da Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial, seu nome goza de proteção em nosso território, proteção essa que, ao contrário do afirmado no aresto recorrido, independe do ramo de atividades a que a empresa se dedica.
Esclarece que as Leis de Registro do Comércio, quer a anterior - Lei 4.726/65-, quer a seguinte - Lei 8.934/94- vedam arquivamento dos atos constitutivos de sociedades mercantis com denominação idêntica ou semelhante a outra já existente.
Aduz, ainda, que a marca MATTEL é considerada notória, qualificativo que deve ser verificado nos círculos em que a marca gera interesse e garante proteção mesmo em relação a bens e serviços que não sejam similares aos da detentora. Além disso, argumenta tratar-se de marca de alto renome, merecedora, nesse contexto, de proteção especial, nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96.
Contra-razões às fls. 443/481. Argumenta a recorrida, em apertada síntese, ter sido constituída há mais de dez anos, período em que não se teve notícia de qualquer tipo de confusão com a recorrente, até porque essa nunca atuou no Brasil e os ramos de atividade são totalmente diversos - uma atua na área de brinquedos, jogos e passatempos, enquanto a outra desenvolve suas atividades na área de informática e de telecomunicação. Afirma, por outro lado, que não se aplica à espécie o art. 8º da Convenção da União de Paris, porquanto não se trata da íntegra de nome comercial.
É o relatório.
RECURSO ESPECIAL Nº 209.689 - SP (1999/0029940-0)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (RELATOR):
A irresignação não merece acolhida.
De início, a matéria contida no art. 8º da Convenção da União de Paris não foi objeto de decisão pelo aresto recorrido, ressentindo-se o recurso especial, no particular, do indispensável prequestionamento.
Cumpre assinalar que a falta de prequestionamento obsta o conhecimento do recurso também pela alínea "c" do permissivo constitucional, ante a impossibilidade de confronto dos arestos trazidos como paradigmas com tese não enfrentada pelo acórdão recorrido.
Por outro lado, conforme assinala o Tribunal de origem, a proteção conferida pelo art. 6 bis da Convenção de Paris às marcas notoriamente conhecidas se limita ao mesmo ramo de atividade, mais especificamente, a produtos idênticos ou similares. São os termos do mencionado dispositivo legal, verbis:
"Artigo 6 bis
1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta."
A jurisprudência desta Corte não destoa desse entendimento. Confira-se, a propósito:
"DIREITO COMERCIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECURSO ESPECIAL - MARCAS - COLIDÊNCIA - NOME COMERCIAL - PROTEÇÃO ENQUANTO INTEGRANTE DE MARCA - PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - CONFUSÃO AO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVAS - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A proteção de nome comercial enquanto integrante de certa marca encontra previsão como tópico do direito marcário, dentre as vedações ao registro respectivo (arts. 64 e 65, V, da Lei nº 5.772/71). Destarte, e conquanto se objete que tal vedação visa à proteção do nome comercial de per si, o exame de eventual colidência entre marca integrada pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante posteriormente registrada, não pode ser dirimido apenas com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71). Precedentes.
2. Orientação que se mantém mesmo em face da Convenção da União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2º e 8º, não se havendo falar em proteção marcária absoluta tão-só porquanto composta de nome comercial. Precedente.
3. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item.
4. Apenas em se tratando de "marca notória" (art. 67, caput, da Lei nº 5.772/71, atual marca "de alto renome", art. 125 da Lei nº 9.279/96), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens. Outrossim, não se confundem as marcas "notória" e "notoriamente conhecida" (art. 6º bis da CUP, atual art. 126 da Lei nº 9.279/96), esta, ainda que não registrada no Brasil, gozando de proteção, mas restrita ao respectivo "ramo de atividade".
5. In casu, afastada pelo Tribunal a quo a configuração de "marca notória", a tutela, mesmo que se cogitasse de "marca notoriamente conhecida", não excederia o segmento mercadológico da recorrente. Assim, diversas as classes de registro e o âmbito das atividades da recorrente (classe 25, itens 10, 25 e 30: roupas e acessórios do vestuário de uso comum, inclusive esportes, bolsas, chapéus e calçados de qualquer espécie) e da recorrida (classes 11, item 10: jornais, revistas e publicações periódicas em geral, e 33, itens 10 e 20: doces e pós para fabricação de doces em geral, açúcar e adoçantes em geral), não há impedimento ao uso, pela última, da marca McGregor como designativa de seus produtos. Precedentes.
6. Possibilidade de confusão ao consumidor dos produtos das litigantes e prática de concorrência desleal (arts. 2º, "d", da Lei nº 5.772/71, e 10 da CUP) expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, com fulcro no contexto probatório, cuja revisão perfaz-se inviável nesta seara especial (Súmula 07/STJ). Precedentes.
7. Ausente a similitude fática entre os arestos recorrido e paradigma, não se conhece da divergência jurisprudencial aventada (art. 255, e parágrafos, do RISTJ).
8. Recurso Especial não conhecido." (REsp 658702/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 29/06/2006, DJ 21/08/2006 p. 254)
Nesse contexto, ainda que se afirmasse fosse a marca da recorrente notoriamente conhecida (fato não admitido pelo Tribunal de origem), sua proteção se resumiria ao seu ramo de atividade, o que não ampara a pretensão buscada na presente ação, porquanto a recorrida atua na "fabricação, instalação, locação, importação, exportação e comércio em geral de sistemas, equipamentos e materiais elétricos e eletrônicos", enquanto a requerente fabrica e comercializa jogos, brinquedos e passatempos.
Carecem de prequestionamento, de outra parte, as matérias contidas nos arts. 35 e 38 da Lei 8.934/94, bem como nos arts. 124, V e 125 da Lei 9.279/96, o que obsta o conhecimento do recurso nessa parte.
No que se refere ao dissídio jurisprudencial relativo ao art. 6º, bis, da Convenção de Paris e ao art. 126 da Lei 9.279/96, não providencia a recorrente o necessário confronto analítico, o que impede o conhecimento do apelo por essa vertente.
Impende ressaltar, por fim, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo registra "que não há coincidência de nomes comerciais, já que o da autora e o da ré não se confundem, apenas contêm ambos um componente assemelhado. A semelhança não é capaz de induzir a erro, dúvida ou confusão, de modo a que o público possa julgar sejam os produtos da autora e os da ré originários de uma só empresa" (fls. 290), demandando a reversão dessa conclusão o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada nesta excepcional instância, a teor do disposto na súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça.
Não conheço do recurso especial.
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
Número Registro: 1999/0029940-0
REsp 209689 / SP
Números Origem: 166296 499084 4990898
PAUTA: 02/02/2010
JULGADO: 02/02/2010
Relator
Exmo. Sr. Ministro FERNANDO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FERNANDO GONÇALVES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE: MATTEL INC
ADVOGADO: LUIZ LEONARDOS E OUTRO(S)
RECORRIDO: MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMATICA S/A - MATEC
ADVOGADO: OCTÁVIO TINOCO SOARES E OUTRO
ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.
Brasília, 02 de fevereiro de 2010
TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
Número Registro: 1999/0029940-0
REsp 209689 / SP
Números Origem: 166296 499084 4990898
PAUTA: 02/02/2010
JULGADO: 04/02/2010
Relator
Exmo. Sr. Ministro FERNANDO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FERNANDO GONÇALVES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE: MATTEL INC
ADVOGADO: LUIZ LEONARDOS E OUTRO(S)
RECORRIDO: MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMATICA S/A - MATEC
ADVOGADO: OCTÁVIO TINOCO SOARES E OUTRO
ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior, João Otávio de Noronha e Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 04 de fevereiro de 2010
TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária
Documento: 940630
Inteiro Teor do Acórdão
- DJ: 08/03/2010
JURID - Recurso especial. Nome empresarial. Marca. Proteção. [25/03/10] - Jurisprudência
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